法律热线：
从个案看专利侵权案件中等同原则的适用
济南专利律师 左俊杰
最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[（2001）法释字第21号]中第十七条规定：“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求’，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围”。该条明确规定将专利侵权所适用的保护范围不仅包括覆盖专利权利要求书中所记载的技术特征，还扩展到与权利要求书中所记载的技术特征等同的技术特征，即等同特征。最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件的司法解释中规定：所谓等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员在侵权行为时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
理解等同原则不难,但适用起来非常复杂。该条只是原则性的规定,法官在审判时的自由裁量权很大，主观性很强，法官对法律和技术的理解决定了是否能准确地适用等同原则。下面举一案例说明：
一件“混凝土薄壁筒体构件” 实用新型专利权。该实用新型权利要求为：“一种混凝土薄壁筒体构件，它由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成，其特征在于所述筒底以至少两层以上的玻璃纤维布叠合而成，各玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。同样，所述筒管以至少两层以上的玻璃纤维布叠合而成，各玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒管内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料”。
被控侵权产品的主要技术特征是：“筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中，封闭筒管两端的筒底亦由水泥无机胶凝材料构成，其中没有玻璃纤维布”。与涉案专利相比较，该薄壁管筒体部分少一层玻璃纤维布，筒底部分没有玻璃纤维布。
一审某中院经审理认为：涉案产品与涉案专利不存在本质上的区别。该产品筒管管壁的内部结构为两层水泥无机胶凝材料夹着一层玻璃纤维布，筒底不带玻璃纤维层，这与涉案专利关于筒管、筒底的构造在字面的描述上虽有不同，但涉案专利的主体部分是筒管，其采用水泥层间隔加有玻璃纤维布层，就使得管壁既坚固又薄，其内腔容积增加，从而大幅度减轻其构成楼层层面的重量，也就是说增加空腔容积，减轻重量，主要靠筒管壁的减轻、减薄，而筒底只起到防止水泥沙浆渗入的作用，起次要作用。同时，更说明在筒管管壁增加玻璃纤维布隔层，就能达到增加强度的功能作用，及减少壁厚增加空心体积的效果。涉案产品的具体技术特征与涉案专利独立权利要求中的必要技术特征相比，从手段上看，两者都是在水泥无机胶凝材料之间增设玻璃纤维布，本质都是在水泥层之间增加了玻璃纤维布结构，一层与两层只是数量的差别，这种差别不会引起质的变化，所以，两者的手段基本相同；从功能上看，两者增设玻璃纤维布层都起到了增加薄壁强度的功能作用，特别是起到增加薄壁受力变形拉伸强度功能，两端有堵头的薄壁筒体，受力变形主要发身在筒体管壁，两端的筒底主要起封堵作用，承受的是周向压力，壁层之间增加玻璃纤维层，并不增加筒底的抗压强度，只要在筒体管壁形成了水泥层间增加玻璃纤维层，就达到了增加变形的拉伸强度的功能，形成的功能与涉案专利的功能基本相同；从效果上看，两者都是有效地减轻了筒体的重量及楼层面的重量，效果基本相同。通过上述比较，可以看出，该领域的普通技术人员可以根据需要选择玻璃纤维层数量多少且不引起功能的本质变化的构造，无需经过创造性劳动就能想到，并达到基本相同的效果。所以，涉案产品在手段、功能和效果上，与涉案专利基本相同，构成等同。
某中院一审判决涉案产品的制造方败诉，承担侵权责任。涉案产品的制造方不服判决提起上诉，省高院维持原判。
制造方不服，向最高人民法院申请再审，再审中，最高人民法院归纳了如下的焦点：
一、筒底壁层结构是否是专利的必要技术特征。
根据专利法及实施细则应当认为，凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征，都是必要技术特征，都不应当被忽略，而均应纳入技术特《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求书的内容为准。不能轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。其次，从权利要求书的作用看，根据权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征，使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权，从而一方面为专利权人提供有效合理的保护，另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。本案专利权利要求书只有一项权利要求，即独立权利要求。该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以，专利筒底壁层结构是必要技术特征。“筒底以至少二层以上的玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料”，是本案专利的一项必要技术特征。
涉案产品的筒底与专利筒底壁层结构该项必要技术特征相对比，被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中没有玻璃纤维布。显然，两者并不相同。又因被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中不夹玻璃纤维布，而专利筒底的水泥无机胶凝材料中间隔夹有至少二层以上的玻璃纤维布，两者不属于基本相同的手段，故亦不等同。仅被控侵权产品筒底的技术特征与专利相应技术特征既不相同又不等同一点，就足以判定涉案产品没有落入专利权的保护范围。
二、涉案产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布是否属于与专利相应技术特征的等同特征。
首先，根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。由于本案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时，明确使用了“至少二层以上”这种界限非常清楚的限定词，说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”，故在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。应当认为，本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书，无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的，故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。否则，就等于从独立权利要求中删去了“至少二层以上”，导致专利权保护范围不合理的扩大，有损社会公众的利益。其次，本案专利中玻璃纤维布层数的不同，不能简单地认为只是数量的差别，而是对于筒体构件的抗压能力、内腔容积以及楼层重量具有不同的物理力学意义上的作用。筒管部分含有“至少二层以上”玻璃纤维布，在增强抗压能力、减轻楼层重量、增加内腔容积方面达到的技术效果应优于筒管部分仅含“一层”玻璃纤维布的效果。应当认为，仅含“一层”玻璃纤维布不能达到含有“至少二层以上”玻璃纤维布基本相同的效果，故被控侵权产品筒管部分在水泥无机胶凝材料中夹有一层玻璃纤维布不属于与专利相应技术特征等同的特征，更不是相同特征。因此，被控侵权产品亦没有落入专利权的保护范围。
最终，最高人民法院认定原审判定符合等同特征的构成要件、等同侵权成立，属适用法律错误，应予纠正，遂撤销了省高级人民法院的判决。
由此可见，各地法院对于等同原则法院的理解是不一致的，理解的偏差导致不同的结论。最高法院对于等同原则的认定没有具体操作性的规定，但在实践中，笔者认为应当从以下几个步骤去判断：
一、首先必须确定专利权利要求的全部必要技术特征
结合说明书确定权利要求中的技术特征是否必要技术特征。《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。除非是该技术特征对专利有益效果没有任何贡献，否则不能轻易适用“多余指定原则”认定权利要求中的技术特征是非必要技术特征。在上述案例中，最高法院认为权利要求书所记载的全部技术特征只有给于法律确定，社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从，从而保障法律权利的确定性，从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。而且，删除技术特征将导致专利权保护范围的扩大，有损公众利益。最近的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条第一款规定：“人民法院在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，不应当省略权利人主张的权利要求所记载的任何一项技术特征。”显然倾向于不适用“多余指定原则”。
这就给专利权人和专利代理人提出了更高的要求，在撰写权利要求时切忌将非必要技术特征写入，在符合专利三性和保证充分公开的情况下寻求专利最大保护范围。但就中国目前的专利申请水平现状来看，笔者认为不宜禁止“多余指定原则”。
二、找出需要判断是否属于等同替换的技术特征
在不能适用“多余指定原则”的情况下，专利的全部必要技术特征与被控侵权物的技术特征都应能一一对应，就是说，必须有相应的被控侵权产品技术特征能与专利必要技术特征进行等同对比，如果专利的某项必要技术特征在被控侵权物中无相应的技术特征，则不具备等同判断的前提，可直接判断既不相同也不等同，不能以整体效果的相似或相同来认定等同侵权。在上述案例中，涉案产品的筒底与专利筒底壁层结构该项必要技术特征相对比，被控侵权产品筒底的水泥无机胶凝材料中没有玻璃纤维布，在无充分理由认定“玻璃纤维布”为非必要技术特征的情况下，可直接认定为不侵权，不需要进行等同判断就能得出结论。
三、判断是不是“以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”
1、手段、功能、效果是否基本相同的判断。
比如“铆钉”连接与“螺丝”连接，如何仅起连接的功能，就是基本相同的手段，实现基本相同的工程，达到基本相同的效果，二者可等同替换。如果手段、功能、效果三者不是基本相同，则存在“实质性区别”，就应直接认定为不侵权，而无须再行认定是否存在等同替换。诚然有时是否基本相同的判断是结合专利的整体效果综合进行，但这种综合仍是经过一一的特征比对后针对与权利要求不同的具体特征再行认定的，并不是撇开“特征分析法”而以整个专利的总体为研究对象的，应将判断的注意力集中于每一个技术特征，避免通过等同原则来实质上省略权利要求中的任何必要技术特征。
在上述案例中，专利产品的筒管至少两层以上的玻璃纤维布，被控侵权产品筒管为一层玻璃纤维布，一审某中院已经注意到两者的区别，但认为在手段、功能及效果上基本相同，进而认定为等同。但显然，一层与两层的技术手段是不同的，其取得的效果更是不同，两层玻璃纤维布在增强抗压能力、减轻楼层重量、增加内腔容积方面达到的技术效果应优于筒管部分仅含一层玻璃纤维布的效果。如果一层与两层取得的效果无明显区别，则可认为是手段、功能、效果是基本相同的。
本案原告最终败诉是因权利要求书限制了专利的保护范围，必要技术特征的选取是否有问题呢为什么将“至少二层”写进独立权利要求呢当然，如果“二层以上”才符合专利的新颖性或创造性就另当别论了。总之，这种“劣变”的技术特征因手段和效果的不同，一般情况下不构成等同。
2、本领域的普通技术人员的认定
在认定被控侵权物采用的技术特征与专利必要技术特征相比是以基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果以后，尚不能认定等同成立。该技术特征还必须是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此对于“本领域的普通技术人员”的理解是判断等同的一个重要因素，“本领域的普通技术人员”只是一个抽象的概念，是假设的、虚拟的而不是具体的人群。专利《审查指南》中称：“所属领域的技术人员与审查员不同，他是一种假想的人。他知晓发明所属领域所有的现有技术，具有该技术领域中普通技术人员所具有的一般知识和能力，他的知识水平随着时间的不同而不同。”在司法实践中，办案法官常倾向于将是否等同判断的职权弱化甚至转移，通过咨询专家或者鉴定机构进行鉴定，将得出的咨询意见书或者鉴定结论作为判断侵权是否成立的依据。对上述证据，法官应当审查专家的意见是否从本领域的普通技术人员的角度出发的，须知专利权利要求不仅是技术记载，更应当视做体现专利保护范围的一种法律文件，最终从法律视角所作出的判断还是应由法官自身来依法完成。
另外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条第二款将本领域普通技术人员所具有的一般知识和能力的时间明确为“在侵权行为发生时”。
3、对“无需经过创造性劳动就能联想到的特征”的理解。
这一点看似容易，运用起来有难度的。“创造性劳动”具体来说就是对本领域普通技术人员来说是“非显而易见”的，即是现有技术（比如公开出版物、教科书等）或专利说明书没有公开被控侵权物技术特征与专利技术特征有基本相同的作用，或者没有给出联想到二者可替换的启示。判断被控侵权物的技术特征替换专利技术特征取得是否显而易见，如果是显而易见的，比如是本领域的常识，就构成等同替换，反之，则不构成等同替换。
综上，等同原则的正确运用在于对法律和对技术特征的准确理解，只有深入研究专利侵权判断的专业性，准确理解我国专利法中专利保护条款的立法目的，领会我国专利制度的核心价值——专利保护与公众利益的平衡，才能更好把握等同原则在司法实践中的正确运用。